Topic
Patent Reexamination
233 published works
Harness Dickey Blog
USPTO Updates and Changes Under Director Squires
USPTO Director John Squires was confirmed by the Senate on September 17, 2025, and a September 22, 2025 press release published by the USPTO welcomed Director Squires into his new…
Prosecution First Blog
Prosecution Pointer 396
By Publisher
Inter partes review (IPR) replaces inter partes reexamination as an avenue for a third party's patentability challenge and the provision in the AIA for inter partes review was effective on…
Patents Post-Grant
Proposal to Elevate Patent Reexamination Antithetical to AIA Statutes
Reexamination Deference? The excessive scope of the PTO's Advanced Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) on AIA Trial practices is deliberate as it provides favorable optics for the current administration. Presenting…
China Law Insight
Introduction to Top 10 Patent Reexamination and Invalidation Cases in 2021 (Electrical Cases)
By King & Wood
Written by: Li Hui and Pang Shumin (Intellectual Property) Among the top 10 cases of patent reexamination and invalidation in 2021 released by the China National…
China Law Insight
2021年度特許復審・無効十大審判事件（機械関連第一部分）紹介
By King & Wood
著者：成城（知的財産） 今年4月26日に国家知識産権局から公示された2021年度特許復審・無効十大審判事件のうち、機械分野に関わる事件が五件ある。これらの事件は、社会的影響が大きく、焦点となる問題が典型的であることから、十大事件として選出されており、これらの具体的な事件における国家知識産権局復審・無効審理部の判断は、将来の実体審査及び審判に対して大きな影響を与えるものと考えられる。とりわけ、類似の事件においてそれを援用・活用することもできると思われる。 ここでは、これらの事件の経緯及びその焦点問題を簡単に紹介する。 一、「左心耳閉鎖装置」発明特許無効審判事件（無効審決第52508号） 特許権者：X社 無効請求人：蔡氏 特許番号：ZL201310567987.0 審査結論：特許権が無効と宣告された 本事件の係争焦点は、証拠1の開示により係争特許が新規性喪失の例外の猶予期間を享有するかである。証拠1は2013年7月18日にネットにより公開発表され、公開日が係争特許の出願日（2013年11月14日）前6か月以内にある。 請求人は、係争特許の請求項1、3、4の技術案がいずれも証拠1（外国語定期刊行物での論文）に開示されていることを主張した。 特許権者は、請求項を補正した後、2021年2月7日に「新規性喪失の例外声明」を提出した。該声明で、特許権者は、無効審判請求を受領してから初めて係争特許の技術に関連する証拠1の存在を発見し、かつ証拠1の著者の一人は特許権者と秘密保持契約を締結し、該著者は秘密保持義務に違反して証拠1を発表し、この状況について特許権者が知らなかったため、声明が特許法第24条第（三）号に規定する「2か月」に適合し、証拠1は係争特許の先行技術とすることができないことを主張した。 請求項人は、特許権者が主導的に証拠1を複数の賞の申請資料とすることにより、係争特許の出願日より前に証拠1の存在を知るべきことを主張した。 中国特許法第24条は以下のように規定している。 「専利を出願する発明創造について、出願日前6か月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。 （一）中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。 （二）規定の学術会議又は技術会議上で初めて発表された場合。 （三）他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。」 中国「専利審査指南」第一部分第一章6.3.3節には、上記第（三）号の規定について以下のように記載されている。 「他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩したことにより公開されたことは、他人が明示又は黙認された守秘の約束を守らずに発明創造の内容を公開すること、他人が威嚇、詐欺又はスパイ活動などの手段により発明者、或いは出願人から発明創造の内容を得ることによって発明創造を公開することを含む。 専利を出願する発明創造について、出願日前6か月以内に、他者が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩したことを、出願人が出願日前に知っているならば、専利出願時に願書で声明し、出願日より2か月以内に証明資料を提出しなければならない。出願人が出願日以降に知っている場合は、当該事情を知った後の2か月以内に新規性を喪失しない猶予期間を要求する声明を提出し、証明資料を添付しなければならない。」 これで分かるように、新規性喪失の例外の要求を満たすには非常に厳しいものである。本事件は上記第（三）号の規定に関し、（1）係争特許の関連技術内容が出願人の同意を得ずに漏洩されることであるか、（2）上記声明を提出する時点は、上記漏洩状況を知った後の2か月以内であるか、を確認する必要がある。 本事件において、合議組は、他人が秘密保持義務を保守しないことにより証拠1が漏洩されるかにかかわらず、特許権者が出願日より前に該証拠1の存在を知り、即ち、「2か月」の起算日は、特許権者が証拠1の存在を知った時点に準ずるべきであると認定した。そのため、合議組は請求人の主張を支持し、請求人が提出した証拠により、特許権者が2020年に関連機関に賞を申請したときに（2020年7月15日に公示又は2020年8月20日より前に申請）、本事件の証拠1を申請資料としたため、2020年8月20日より前に、特許権者が証拠1を知った（少なくとも知るべき）ことを推定できると認定した。一方、特許権者が実際に上記新規性喪失の例外声明を提出した日付は、「新規性喪失の例外」を提出する上記2か月を超えるため、当該猶予期間を享有すべきではない。 また、「知る／知るべき」ことについて、特許権者は、証拠1の存在ではなく、証拠1により係争特許が新規性を有しないことを認識したことを指すべきであると主張した。これについて、合議組は支持しなかった。また、特許権者がいう「知る」ことについて、合議組は以下のように認定した。新規性喪失の例外及び新規性判断のいずれにも「新規性」という用語を採用したが、両者の判断基準が異なる。その理由は、特許法第24条における「新規性喪失の例外」の立法主旨が、特許法第22条に規定する新規性又は進歩性を具備しないことを、当該条項が成り立つ必須条件とするものではなく、他人の過失行為により保護を喪失しないようにするからである。 特許権者は、特許査定された後初めて証拠1の存在を知り、特許法第24条第（三）号の規定が特許権者ではなく、特許出願人に対するものであることを更に主張した。これについて、合議組は、特許法第24条の条文に出願人が記載されているが、該条項の本音に基づいて、出願段階の出願人の義務だけではなく、出願が特許査定された後の特許権者の義務にもあると認定した。 最後、合議組は、特許権者が証拠1の存在を知った後の2か月以内に国家知識産権局に新規性喪失の例外を要求する声明を提出しなかったため、証拠1が係争特許の新規性又は進歩性を影響可能な先行技術になったことを認定した上、係争特許を全て無効と宣告した。 弊所のコメント：上述を纏め、新規性喪失の例外は、出願人の発明創造が特別な状況により早めに公開された場合出願人に適切な猶予期間を与える制度であるが、このような例外を享有するには、条件、限度があるものである。先出願制度に基づいて、出願人ができるだけ早めに出願を提出し、かつ特許出願を提出する前に自分の発明創造を厳密に保守するとともに、「新規性喪失の例外」の法的規定を十分に了解すべきである。そのため、同意を得ずに発明が他人に公開されたことを発見すると、出願人は、新規性喪失の例外を享有する声明を早めに提出し、証明資料を添付し、挙証を怠ることによって権利喪失になってしまうような状況を回避すべきである。…
China Law Insight
Introduction to Top 10 Patent Reexamination and Invalidation Cases in 2021 (Mechanical Cases Part I)
By King & Wood
Written by: Cheng Cheng (Intellectual Property) Among the top 10 cases of patent reexamination and invalidation in 2021 released by the China National Intellectual Property Administration…
Patents Post-Grant
Reexamination Denial Subject to APA Judicial Review
By Scott McKeown, Scott McKeown Wolf Greenfield
Dispute Over Reexamination Vacatur Sent Back to VA Court The recent trend of denying PTAB trial petitions on discretionary grounds has been argued to frustrate the purpose of the America…
China Law Insight
Introduction to 2020 Top Ten Patent Reexamination/Invalidation Cases (Mechanical)
By King & Wood
In the top ten patent reexamination & invalidation cases of 2020 announced by the China National Intellectual Property Administration (CNIPA), three are related to mechanical technologies. According to the CNIPA,…
Patents Post-Grant
Patent Reexamination & PTAB Webinars This Week
By Scott McKeown, Scott McKeown Wolf Greenfield
Webinars This Week on Post-Grant Patent Practice A few interesting programs this week for those interested in a refresher on patent reexamination, or looking toward 2021 PTAB possibilities. First, tomorrow (Tuesday)…
China Law Insight
2019年度专利复审·无效十大案件介绍（机械案件）
By King & Wood
今年国家知识产权局公布的2019年度专利复审·无效十大案件中，有5件是机械领域的专利复审或无效案件。这些案件因其社会影响较大、焦点问题具有典型性而入选十大案，国家知识产权局复审和无效审理部在这些具体案件中的认定对于未来的实体审查和无效审判会有较大影响，在类似案件中也可援引和活用。我们在此对这5个案件及其焦点问题进行简要介绍。