La decisione del Tribunale UE nell’ambito della causa T-59/08 ha riconosciuto la piena applicazione dell’art. 8 comma 5 del Regolamento CE 40 del 1994 sul marchio comunitario (ora regolamento CE 207/2009) al marchio figurativo “la PERLA”, nota casa produttrice di biancheria intima di lusso. La norma esclude la registrazione posteriore di marchi simili anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio rinomato o notorio anteriore è stato registrato (c.d. “tutela ultramerceologica”), quando dall’uso del marchio posteriore possa derivare per il titolare 
un vantaggio indebito o un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. La sentenza del Tribunale chiude una lunga serie di gradi di giudizio originata da un’azione di annullamento proposta dal gruppo bolognese titolare dei vari marchi figurativi “la PERLA” avverso la registrazione comunitaria del segno NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC depositato da Worldgem Brands Srl per “articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose”. È sufficiente qui riportare che, da ultimo, la Seconda Commissione di Ricorso dell’UAMI aveva rifiutato di applicare l’art 8 n. 5 del Regolamento al marchio “la PERLA”. Secondo la Commissione non era infatti dimostrato che il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio “la PERLA” o vi recasse pregiudizio. Nell’ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla ricorrente La Perla, il Tribunale ha precisato che le violazioni descritte all’art. 8 comma 5 del regolamento (l’indebito vantaggio derivante dall’uso senza giusto motivo del segno posteriore grazie al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore e/o il pregiudizio ad essi arrecato dal segno posteriore) sono l’ovvia conseguenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato stabilisce un nesso tra i due segni. Tuttavia, ribaltando la decisione della Commissione di Ricorso dell’UAMI, il Tribunale ha chiarito che ai fini della tutela ultramerceologica l’onere probatorio posto a carico del titolare del marchio anteriore deve considerarsi assolto nel momento in cui risulti provata anche solo la sussistenza di un rischio che l’indebito vantaggio o il pregiudizio si manifestino in futuro. Nel caso di specie, le circostanze provate dalla ricorrente sono state ritenute sufficienti a provare tale rischio: in particolare erano stati prodotti articoli di stampa nazionale che nel recensire gli eventi di presentazione dei prodotti lanciati con il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, avevano erroneamente ritenuto che questi fossero il risultato di collaborazioni/sponsorizzazioni da parte di La Perla. Il Tribunale ha anche rigettato la difesa di NIMEI secondo la quale sussisteva un giusto motivo ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento per l’utilizzo dei termini “la perla”, stante la necessità per Worldgem Brands di indicare il nome comune della materia con cui erano realizzati i prodotti NIMEI, e cioè le perle. Il Tribunale ha però omesso di motivare la decisione sul punto. Ed effettivamente questa poteva essere un’occasione per fare chiarezza su cosa debba intendersi per “giusto motivo” quale causa scriminante dell’utilizzo di un marchio notorio ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento sul marchio comunitario. Sul punto, la giurisprudenza non ha ancora fornito indicazioni chiare.
